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怎么进行商标驳回复审?

快帮云  2019-01-25

针对绝大多数的商标注册申请,即使在初审阶段遭遇驳回,后续也可以通过驳回复审的途径获得最终的成功授权。那么,如何进行商标驳回复审以使商标获得成功注册呢?

这里有一些方法,我们形象地将商标的驳回复审比作一场排球赛。

  一、商标初审被驳回的情况

  在排球比赛中,比赛开始时一方队伍在做好准备后向另一方队伍发球。另一方队伍可能接不到发球,也可能通过各式各样的方式将排球打回来。在这里,我们将提起商标注册的行为比作发球。那么,一方队伍就是商标申请人,另一方队伍为商标局。

  对商标而言,商标申请人在提交商标注册申请前,一般都做好了万全的准备。普遍来讲,商标检索是商标注册的必要前置步骤。在一切就绪后,商标申请人正式向商标局提出了商标注册申请,于是“商标注册申请”这个球就发到了“商标局”面前。商标局在初审后决定此商标可以注册,该商标将获得初步审定公告则意味着直接发球得分。

  但是,商标局在审查后也可能决定该商标注册申请被驳回,将排球回击至申请人。商标在初步审查阶段被驳回的原因多种多样。一般情况下,商标被驳回的情况有以下几种:

  第一种是不符合商标法第十条第一款第七项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”和第八项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”的规定,即违反了商标的禁用条款;第二种是根据商标法第十一条的规定,申请商标缺乏显著特征,即违反了商标的禁注条款;第三种是违反了商标法第三十二条的规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”基本上,如果一件商标在初审阶段被驳回,有95%以上的可能性是由于前述三种驳回的理由之一。

  那么,针对商标局的驳回通知所述理由,即商标局在接到球之后,已经将球打回至申请人,作为申请人如何在这场“排球赛”中赢取胜利呢?

  二、如何在驳回复审中进行争辩

  根据排球比赛的规则,一个队伍最多击球三次将球从球网上回击对方。我们再将排球比赛的情况简单化,换句话说我们先不考虑排球场上的其他运动员,直接将三位击球的队员定义为:一传手、二传手和进攻手。 那么在商标驳回复审中,针对以上第一部分中可能出现的驳回理由进行争辩时,“一传手”、“ 二传手”和“进攻手”的具体身份是怎么样的呢?

  (一)商标的独创性和显著性

  所谓商标的独创性,指的是商标具有独特的创意,使用在相应的商品或者服务上,令人印象深刻。而商标的显著性指的是该商标的特征可以达到区分商品或者服务的来源的作用。中国的文字博大精深,而商标除了中文之外还可以包含英文、数字和图形等等。在如此多的排列组合之中,学理上出现了“五分法”,针对不同标志的显著程度将标志词汇分为以下五种:臆造性标志、随意性标志、暗示性标志、描述性标志和通用名称。在不考虑商标使用的情况下,描述性词汇和暗示性词汇属于没有显著性、不能作为商标注册的标志。臆造性词汇、随意性词汇和暗示性词汇的显著性则呈现由强到弱的趋势。

  臆造性词汇如海尔、柯达等,其本身没有任何含义,是一个杜撰得出的词汇,因此其本身的独创性也较强。此种词汇作为商标申请注册,无论在初审阶段该商标是由于没有显著性被驳回还是由于有在先近似的商标被驳回(相同商标除外),均可在驳回复审中争辩由于商标的独创性,复审商标具有显著性或者和在先商标可以区分。

  相对而言,随意性标志的显著性相对臆造性标志弱一些。例如,将“小米”作为手机的商标。本身小米是一种谷物粮食,该词不是臆造出来的,而是本身就存在的。但将小米作为手机的商标,是对词汇的随意性使用,不是对商品或者服务的描述,相对也很少出现缺乏显著性的情况。

  最后,暗示性词汇是指以隐喻、暗示的手法提示商品的属性或某一特点。例如,将“健力宝”用作饮料的商标。如果该商标的文字,是对商品的特点较为明显的描述,则并不是暗示性词汇,不具有显著性。只有通过暗示,需要经过思考才能联想到词汇的内在意思时,才可称之为暗示性词汇。

  但是,关于商标的“独创性”和“显著性”这两个概念并不是等同关系。只是在实务中,一般来说具有独创性的标志更能达到区分商品或者服务来源的效果。

  (二)商标的知名度

  一个标志在成为注册商标前或者已成为注册商标后,均可以拥有知名度。只要商标申请人对该商标进行了大量的使用,在市场上活跃着,不断吸引大众的眼球,最后使这件商标在某一领域内被大部分人所熟知。那么这个商标,就可以称之拥有了一定的知名度。在商标法上来讲,一个商标的知名度的直接证明方法是提供大量的商标使用证据。

  通常而言,一般商标申请人可提供商标的使用证据一为带有商标的商品、商品包装、容器、说明书等,二为带有商标的商品的销售合同、发票,三为带有商标的商品的宣传资料、合同、对应的发票等。在日常的企业活动中,建议完整保留商标的使用证据。这不仅仅是对企业档案、资料的整合,也是对未来可能出现的商标案件的有力支持。

  知名度可以成为商标驳回复审争辩的有力理由的主要原因有二:一是在商标没有显著性这点上,可以通过证明商标经过使用,具有了知名度从而具有显著性强势反驳;二是在商标近似理由驳回的情况下,一个具有知名度的商标,消费者是可以将其和其他商标区分开来的。

  综上,商标的知名度在商标驳回复审中的重要性显而易见。

  (三)商标法引用条款

  商标法引用条款只要针对的情况是驳回商标注册申请所援引的商标为权利状态不稳定的商标或者为需撤销的商标。根据商标法的规定,主要有以下几种情况:

  1、在引证商标注册人已经消亡时,可向商标局对引证商标提出注销申请;

  2、若引证商标已注册满三年,且确查到没有商标的使用情况,可向商标局提起连续三年不使用的撤销申请;

  3、若引证商标属于恶意抢注或属于侵犯申请人在先权利的情形,应当向商标局提出异议或向商评委提出无效宣告请求。

  商标法的引用条款在商标驳回复审案件中至关重要的原因是,只要通过引用条款将在先引证商标撤销等,申请商标的在先权利障碍自动消除。

  那么,以上的排序方式是否是根据重要性的先后?不是,以上三大法宝没有固定的一传手、二传手和主攻手的位置。在针对个案时,根据实际情况,我们排列组合后摆出最合适的队形。上述也并不是说商标驳回复审只能采用此三大法宝进行争辩,只是针对商标实务中驳回商标注册申请的理由,此三件法宝的功能最为强大。正如排球比赛中,尽管在一个回合击球的运动员最多就三个,但人们从不否认其他运动员给比赛结果产生的积极影响一样;在商标驳回复审中,我们也从来不否认其他驳回复审争辩理由的重要性或者可用性。

  三、商标驳回复审和排球比赛的其他相似之处

  在一场排球赛中除了场上的运动员之外,教练的重要性不言而喻。所谓教练,除了在平常的训练中布置各式战术、展开训练等等外,其在比赛时间中根据对方队伍的战术而改变己方战术的能力往往也能决定比赛的走势。在商标驳回复审中,案件代理人如同是教练。他分析提出商标驳回复审的必要性;他引导商标申请人准备材料;他撰写商标驳回复审理由书。正如排球正赛考验每一个教练一般,如何针对个案进行驳回复审考验着每一个驳回复审案件代理人。

  案件代理人撰写的争辩理由若能获得商评委的认可从而在复审阶段胜利,这不仅仅需要代理人对商标驳回复审专业知识的掌握。除此之外,如果代理人了解了商标申请人从事的业务和申请商标在商业上的具体使用情况等申请商标的详细的背景知识,那么代理人便可针对具体情况,寻找案件突破点。商标驳回复审就是一场比赛,我们是参加比赛的运动员。决定比赛胜负的不单单是先天条件,运动员也需要把握时机、善用战术并迎接挑战。

 


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